论对善意在先使用商标的保护——以“杜家鸡”商标侵权案为视角

    四、我国商标法关于商标先用权的确立和完善

    我国《商标法》的第三次修订已于2003年下半年启动。鉴于商标先用权在实际生活中的价值，国家工商行政管理总局商标局曾在2006年发布的《商标法》修改草稿第84条规定了“在先商标继续使用权”，在第96条规定了侵犯未注册商标的损害赔偿责任。[17]但2011年9月1日由国务院法制办公布的《商标法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）则删除了这两条规定，在新增加的第34条中提出了两个方案，方案一保留了现行《商标法》第31条的规定，方案二是在保留现行《商标法》第31条规定的基础上，增加了第2款和第3款的内容。方案二的第1款规定：“申请商标注册不得损害他人现有的其他在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；第2款规定：“申请商标在相同或者类似商品上与他人在中国在先使用的商标相同或者近似，申请人因与该他人之间具有合同、业务往来、地域关系或其他关系而明知该他人商标存在的，不予注册”；第3款规定：“申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。”[18]解读《意见稿》第34条方案二的第2款规定，是否意味着《意见稿》确认了对在先使用商标的保护？从本次《商标法》修改的指导思想和法律构成体系的一致性来看，笔者认为该规定更多地是对遵守诚实信用原则的一种具体行为的界定，对该在先使用商标的保护同时还要求具备其他相关条件。[19]考虑到我国现阶段未注册商标在市场经济条件下的存在有其客观必然性，笔者认为，《意见稿》应借鉴其他国家的立法规定，确认商标在先使用权的法律地位并承认其合理性；在该商标被他人注册后，允许在先使用人可以在原有范围内继续使用，当然这种使用应当符合一定的条件。

    比较其他国家的商标法可以看到，商标先用权的产生和行使应具备的条件具有一定的共性。主要表现为：第一，具备在先使用的客观事实。在他人申请商标注册以前，商标在先使用人已经在同类或类似商品上使用该商标或相似商标。有些国家要求，在先使用人使用商标应达到一定的年限（如5年）才享有商标先用权。当然，这里的使用要求应是强调商标在商品或服务上的实际使用和投放市场，而不是象征性的使用，而且是连续一定时期的使用[20]并产生了商标的识别功能。至于在先使用商标是否要求具有知名度，各国或地区的商标法要求不一。我国台湾地区的商标法未作要求，日本商标法则要求在先使用的商标驰名。第二，在先使用者主观上出于善意。在先使用人主观上是善意的，非以不正当竞争为目的使用，并未和注册商标权人的商品和服务相混淆。至于何为善意，实践中较难掌握。日本商标先用权制度以“非以不正当竞争为目的”取代“善意”一词，先推定使用者均为善意，再看是否有证据证明使用者的行为是否以不正当竞争为目的，这一善意推定的判断规则便于掌握和操作，值得我国立法借鉴。第三，使用的商标相同或相似，商品相同或类似。在他人申请注册商标以前，商标在先使用人已经在同类或类似商品或服务上使用该商标或类似商标。

    通过上述立法比较可以看到，如果商标先用权人具备上述条件，可有权继续使用该商标，不构成对注册商标权人的侵犯。但其使用的范围应有所限制，即仅限于原来使用的商品和服务，不得扩大到类似的商品和相似的商标上。另外，根据《日本商标法》第32条规定，商标先用权人的业务继受人也可以享有商标的先用权，为防止商品发生混淆，商标权人或独占使用许可的被许可人也可要求在先使用权人在使用其商标时附加适当标志。[21]

    从我国知识产权法的相关规定来看，《专利法》为了平衡在先发明人和专利权人的利益，在第69条规定了在先发明人的先用权，[22]即其专利使用行为不构成专利侵权。由于专利权是知识产权中排他性最强的权利，而商标权的排他性相对较弱，从利益平衡角度出发，更应当维护商标在先使用人的权利。有学者建议参照日本商标法的规定，在我国《商标法》第31条中增加一款专门保护商标先用权人权利的规定：“在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似商标于相同或近似商品或服务上，如果已使消费者广为知晓该商标标识和与其业务相关的商品或服务，该商标的使用者有权在原有范围内继续使用该商标；商标专用权人可以要求其附加适当的区别标示。”[23]由于日本商标法要求商标先用权人所使用的商标必须是已为消费者广为知晓，而这对商标在先使用人是不公平的，就我国目前状况而言不宜采纳。

    借鉴上述国家和地区的立法，根据我国自身情况，笔者认为，我国《商标法》的第三次修订应增加商标先用权的规定，并明确在先使用权的范围。其具体条款可设计为：“在商标注册申请日前，他人已经在同一或类似的商品或服务上善意使用相同或近似的商标，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标，但该使用人应以原使用的商品或服务为限；商标专用权人可以要求其附加适当标志以示区别。”本条规定包括以下几层含义：第一，在立法中明确商标先用权的地位，并可以将其作为侵权诉讼的抗辩理由；第二，明确商标先用权的构成要件，如善意、在先使用等，符合构成要件的不构成侵权，商标先用权人可在原有范围内继续使用该商标；第三，限定商标先用权的行使范围，只在原商品或者服务上使用该商标；第四，对商标先用权人的标志使用要求，旨在和注册商标权人的商品和服务相区分。当然，这里的商标先用权并不是完整意义上的权利，其不可与注册商标权比肩；对善意在先使用商标的保护只是商标注册制度的一个补充，不能以动摇商标注册制度的根基为代价。而对于商标先用权的构成要件、商标先用权的权利内容和行使权利的界限等诸多问题，则有待于学界的进一步探讨。
 
 
 
 
注释:
[1]参见湖北省武汉市江岸区人民法院（2010）岸知民初字第70号民事判决书。
[2]董炳和：《商标在先使用的法律意义》，《法学》1999年第10期。
[3]参见浙江省宁波市中级人民法院(2005)甬民二初字第73号民事判决书。
[4]湖南省高级人民法院（2007）湘高法民三终字第2号民事判决书。
[5]参见吴燕颐、江文：《商标侵权案件的侵权认定—杜家鸡商标侵权纠纷案评析》，《科技与法律》2011年第1期。
[6]参见金溪：《商标在先使用人的利益及其保护》，《中国专利与商标》1999年第1期。
[7]参见湖南省高级人民法院（2005）湘高法民三终字第49号民事判决书。
[8]参见上海市浦东新区人民法院（2008）浦民三（知）初字第51号民事判决书。
[9]参见汪泽：《论商标权的正当性》，《科技与法律》2005年第2期。
[10]参见[美]博登海默：《法理学：法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社2004年版，第324页。
[11]参见谢晓尧：《竞争秩序的道德解读》，法律出版社2005年版，第121页。
[12]参见杜颖：《在先使用的未注册商标保护论纲—兼评商标法第三次修订》，《法学家》2009年第3期。
[13]参见美国《兰哈姆法》第33条规定。
[14]参见《瑞士商标法》第14条规定。
[15]参见《日本商标法》第32条规定。
[16]参见陆普舜主编：《各国商标法律与实务》修订版，中国工商出版社2006年版，第171页。
[17]参见国家工商行政管理总局商标局2006年5月11日发布的《关于就＜商标法＞修改草稿征求意见的函》, http： //bbs. aicbbs.com/viewthread.php? tid = 54415 , 2011年9月28日访问。
[18]参见《国务院法制办公室关于＜中华人民共和国商标法（修订草案征求意见稿）＞公开征求意见通知》,http：//www.gov.cn/gzdt/2011 - 09/02/content-1939013. htm,2011年10月9日访问。
[19]该稿第48条规定了不符合注册条件撤销注册商标的绝对事由和相对事由，该条第2款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”笔者认为，该规定也间接体现出对商标先用权的保护。
[20]关于连续使用，日本学界认为：一是其并不要求在先使用者的营业处于持续不断的状态，如果由于季节性的原因而中断，或由于经营者一时的困境或其他原因中断使用，也应当认为在先使用的商标处于继续使用状态；二是如果在先使用者将自己的在先使用的商标和营业进行了分开转让或进行了许可使用，在这种情形下，在先使用者不得主张在先使用权。
[21]参见[日]纹谷畅男编：《商标法50讲》，魏启学译，法律出版社1987年版，第237页。
[22]我国《专利法》第69条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……”
[23]张耕等：《商业标志法》．厦门大学出版社2006年版．第156页。