试析日本职务发明对价制度及其启示

　　三、日本职务发明对价法定计算方式的特点

　　尽管2004年修改后的日本《专利法》规定了在确定职务发明对价时适用“约定优先”的原则，但是在无相关约定，或者单位制定与职务发明对价相关的内部规章制度过程中存在违反法定程序的情形时，按照其《专利法》第35条第5款的规定，仍应象《专利法》修改之前一样参照发明人所在单位的“可得利益”、单位为完成发明所提供的条件以及发明人的待遇等因素计算职务发明对价。从日本《专利法》的规定及一些判例来看，日本在适用法定计算方式确定职务发明对价时有以下特点：
　　（一）职务发明对价的支付无须以专利权的授予为前提
　　按照日本专利法的规定，发明人所在单位根据其与发明人之间的合同或内部规章制度获得了职务发明的专利权或独占实施权时，即应当向发明人支付相应的对价。 因此，即使相关的职务发明尚未被提交专利申请，只要单位从发明人手中受让获得“独占性”的权利——有权禁止发明人许可他人实施该发明时，发明人即有权要求获得相应的对价。例如在“三菱化学株式会社职务发明补偿金纠纷”案中，虽然涉案发明1997年8月1日才被提交专利申请，但法院认为发明人所在单位于1990年6月就开始利用职务发明生产新药并享有独占的权利，因此，职务发明的对价应当于1990年6月开始计算。 日本法院的这种做法可以确保发明人在职务发明被作为专有技术使用时仍有权获得相应的报酬。
　　（二）无偿实施许可情形下的职务发明对价
　　在专利交叉实施许可的情形下，各方当事人之间有时会达成无偿实施许可的协议，如果单位以此为由拒绝向发明人支付报酬显然是不合理的。因为单位虽然未收取职务发明的许可使用费，但在允许交叉许可的对方当事人实施其职务发明的同时，单位得到了实施其他技术的许可并以此获取了相应的补偿。
　　对于这种情形下的职务发明，日本知识产权高等法院在“佳能职务发明补偿金纠纷”一案中提出了一种值得借鉴的计算方式：当拥有职务发明相关权利的单位（以下称为“甲单位”）与其他单位（以下称为“乙单位”）签订了交叉实施许可合同时，可以假定双方当事人之间并非交叉实施许可的合同关系，而是签订了由乙单位向甲单位给予单方技术实施许可的合同，由此来确定甲单位应当向乙单位需要支付的许可使用费数额，该数额即为甲单位在交叉实施许可情形下通过职务发明许可所获得的相应利益。

　　（三）职务发明专利权放弃后的对价计算方式
　　在职务发明被授予专利权之后，一旦单位放弃了该专利权，发明人是否还有权请求单位支付相应的奖励和报酬呢？发明人的奖酬又应当如何计算呢？
　　关于该问题，日本东京地方法院在2008年3月31日所作出的判决非常具有典型意义。在该判决中，法院指出：“虽然发明人所在单位在放弃职务发明的专利权之后无法继续享有实施该发明的独占性权利，但是在其他竞争对手实施该发明之前的期间内，该单位仍然有可能通过该发明的实施获得一定的利益”。 也就是说，即使在职务发明的专利权被放弃之后，发明人所在单位仍可在一定期间内继续保持竞争上的优势，因此，在这一期间内应根据其获得的利益向发明人支付相应的报酬。关于该报酬的计算期间，法院认为应当结合技术实施的难度、放弃前其他企业请求实施许可的情况以及专利权的存续期间等因素加以考量。如果技术实施的难度较大，或者在专利权放弃之前仍有其他企业请求该发明的实施许可，抑或专利权在未放弃的情形下仍有较长的保护期，那么，计算发明人报酬的期间就可以相应得到延长。在本案中，考虑到专利权的保护期仅剩余5年，法院最终认定在放弃专利权之后，发明人所在单位在相关市场上仍维持了6个月的竞争优势，故而判定该单位应当就这6个月期间在职务发明基础上所获得的利益向发明人支付报酬。 
　　（四）职务发明在产品销售利润或许可使用费中所占的贡献比
　　确定职务发明在产品销售利润或许可使用费中所占的贡献比时首先必须明确职务发明对于提高产品销售利润或促进技术许可所发挥的作用。在这一方面，日本法院往往会结合现有技术（特别是替代技术）的情况加以判断。当一项职务发明存在有竞争力的替代技术时，那么必然会影响到职务发明所涉及的专利产品或技术许可市场，职务发明在单位所得利益中的贡献比也将相应降低。
　　除此之外，由于单位在完成职务发明的过程中除了向发明人提出工作任务上的要求之外，往往还会提供物质技术条件上的帮助促进研发工作的顺利完成。为此，在司法实践中，日本法院在确定职务发明对发明人所在单位“可得利益”的贡献比时往往同时考量单位在发明完成过程中所作出的贡献，包括：（1）职务发明是否得到单位的具体指示；（2）职务发明是否利用了单位积累的研究经验；（3）职务发明是否使用了单位的仪器设备或得到其他发明人的协助；（4）在专利的申请和授权过程中，单位所支付的各项费用以及知识产权管理部门所作出的贡献；（5）单位发放给发明人的工资、奖励和社会保险等；（6）单位支付的研发经费；（7）是否占用发明人的个人时间；（8）发明人是否为完成发明支付了个人经费等。 总而言之，发明人所在单位为职务发明所提供的物质技术条件或人力资源的帮助越多，单位对于自身“可得利益”的贡献比例也就越大，而发明人的贡献比例则相应减少。

　　四、完善我国职务发明奖酬制度的建议

　　（一）关于职务发明奖酬给付的时间和条件
　　在我国，由于职务发明的相关权利均归属于单位，单位既可以将发明提交专利申请，也有权将其作为商业秘密加以利用。而按照《专利法实施细则》的相关规定，如果单位与发明人之间无约定或相应的内部规章时，发明人只有在专利权公告之后方可获得一定的奖金，而与技术实施相关的报酬也必须以“专利”的实施为前提 ，结果可能导致发明人获得奖酬的权利因单位放弃专利申请而无法行使，也可能由于单位在实施技术若干年之后才提交专利申请而大幅减少了应得的奖酬数额。
　　为了切实保护发明人的合法权利，有必要重新确定职务发明奖酬给付的时间和条件，规定发明人所在单位在实施（包括自行实施或许可他人实施）职务发明之后，无论该发明是否已经被提交专利申请，每年应当从营业利润或许可使用费中提取一定的比例及时向发明人支付奖励或报酬，否则发明人有权向法院起诉要求单位支付其应得的奖酬。
　　（二）职务发明奖酬的计算方式
　　虽然《专利法实施细则》第七十八条规定了采用法定计算方式确定报酬的最低比例，但对于如何合理地确定职务发明奖酬的数额并未加以明确。而我们不得不看到，不同发明创造的价值可能相差甚大，发明人在完成发明创造的过程中所付出的贡献也会有所区别，简单地适用法定比例来确定发明人应得的奖酬数额显然有失公平。
　　为此，笔者认为在确定发明人的奖酬时，应注意以下几个方面：
　　首先，应当明确该职务发明在提高单位生产经营效益中的贡献。这种贡献既可以体现为产品销售利润的提高、许可使用费的收取等，也可以体现为通过排除他人实施专利技术而形成的竞争优势，或者是单位与他人互相给予无偿实施的交叉许可时的技术优势。
　　其次，应当结合市场中存在的替代技术的情况来判断职务发明的价值。如果市场中有一项或若干项替代技术由发明人所在单位的竞争对手所拥有时，该职务发明对于提高单位生产经营效益的作用就会受到很大的限制。
　　再次，应当结合单位在职务发明完成和获得专利授权过程中所提供的条件确定奖酬数额，包括单位为职务发明所提供的技术资料、人员配备和资金支持，以及发明人在完成职务发明过程中所付出的工作时间和领取的工资报酬等。
　　除此之外，在一些职务发明中可能存在多个发明人，那么在确定某一发明人的职务发明奖酬数额时，还应当根据不同发明人在完成职务发明过程中所作出的贡献对计算奖酬的适用比例予以调整。