后Bilski时代电子商务商业方法专利之因应与挑战
关键词: 电子商务/商业方法专利/知识产权/计算机软件/互联网
内容提要: 美国法院早期以商业方法属于数学演绎方法为由，将商业方法排除在专利保护之外。受此影响，商业方法在美国一直被认为不应授予专利。后来法院提出如果抽象的商业方法与运用这种方法后发生了某种物理转换或者有形的装置相联系，则应承认其具有可专利性。1998年更是表明只要该项发明能导出“实用、具体、有形之结果”者，仍不失其可专利性，否认了商业方法在美国《专利法》中存在例外。虽然联邦巡回上诉法院在In re Bilski案中，提出美国《专利法》第101条规定的方法发明须符合“机器或转换测试法”，试图限缩商业方法专利的范围，但联邦最高法院在Bils-ki v．Kappos案中否认其为审查商业方法专利唯一的判断标准。在迄今为止仍存较大争议的背景下，如果既无技术贡献，亦无技术特征，更未与其实现所必须的计算机设备或计算程序相结合，而仅系解决商业经营的程序、步骤或者流程者，商业方法即应为人类智力活动的规则或方法，属于思想的范畴，而不属于专利权的保护客体。
前言
众所周知，电子商务已成为当今的热门课题，电子商务不仅创造新的交易型态，更成为提升企业竞争力的核心关键。由于电子商务为高度知识密集的产业，为知识经济的核心商业型态，因此电子商务与知识产权保护存在着互为表里、密不可分的联系。
在电子商务知识产权保护方面，一般涉及域名抢注争议、网页、网站内容著作权、计算机软件著作权、数据库著作权及商标权保护等议题，世界各国都面临着调整、修改现行知识产权制度以适应经济与科技发展的需要，构成了对作为弱势一方的发展中国家的空前挑战[1]。其中最值得关注，也是最具争议性的，便是电子商务的商业经营模式已成为专利保护客体的立法趋势，即所谓“商业方法专利”。美国实务大幅扩张了计算机软件专利的保护范围，昔日不受专利保护的“商业方法”，得以透过计算机软件的操作而取得专利保护。影响所及，除令许多企业重新思考电子商务策略，着手将其现有的营运方法与互联网结合，而提出专利申请外，更对电子商务市场造成一大冲击。电子商务正日益成为信息经济发展的动力和新经济增长点。
美国联邦最高法院于2010年6月28日做成Bilski v．Kappos案判决（注：Bilski v．Kappos，130 S．Ct．3218，561 US，177 L．Ed．2d 792（2010）．），其中Stevens，Breyer，Ginsburg及Sotomayor等4位大法官于本案出具的意见书（注：Id．（Stevens，J．，concurring；Breyer，J．，concurring）．）中，再次质疑商业方法的可专利性，使得商业方法是否具有可专利性再次陷入争议。因此，本文拟先探讨电子商务商业方法专利的意义及发展历程，并就Bilski v．Kappos案后电子商务商业方法专利的发展提出分析。
一、电子商务商业方法专利的意义
“商业方法专利”是指涉及商业方法的专利，关于商业方法专利虽然目前还没有一个十分明确的定义，但可借鉴美国《2000年商业方法专利促进法》提案中的定义：“‘商业方法专利’是指下列方法之一：（1）一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；（2）任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法；（3）上述二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。”（注：See，Section 2，Business Method Patent Improvement Act of 2000．）
“电子商务商业方法”则是指：依靠网络技术进行商业经营的技术方案，是商业经营方法与计算机软硬件产品、系统集成和技术体系等网络技术高度整合的产物，是依赖网络技术引申出来的一种新型的商业经营方法[2]。
二、商业方法专利在美国的发展历程
美国早在1908年由联邦巡回上诉法院（下称“CAFC”）对Hotelsecurity checking co．v．lorraine co．一案（注：Hotel Security Checking Co．v．Lorraine Co．，160 F．467（2d Cir．1908）．）的判决中认定：关于本案中申请应用于餐馆记账的商业方法不属于专利法（注：即《美国法典》第35章第101条（35 U．S．C．§101），以下均称美国法典第35章为专利法。）第101条“技术”（注：美国专利法于1952年修法时，已将“技术”（art）一词修正为“制程”（process）。）、“机器”、“制品”或“物的组合”等四类之范围，不能获准专利，从而将商业方法排除在专利保护之外。受这一案件的影响，美国专利及商标局（下称“USPTO”）一直认为商业方法不应授予专利。
但伴随着互联网的产生和计算机软件的发展，传统的专利法理论和专利制度受到了严峻的挑战[3]。美国联邦最高法院于1970年代以后在Gottschalk v．Benson案（注：Gottschalk v．Benson，409 U．S．63（1972）．另，关于该案中文评析，参见张乃根：《美国专利法判例选析》，中国政法大学出版社1995年版，42－52页。）、Parker v．Flook案（注：Parker v．Flook，437 U．S．584（1978）．）及Diamond v．Diehr案（注：Diamond v．Diehr，450 U．S．175（1981）．）关于判定商业方法发明可专利性的见解改变，如抽象的商业方法与运用这种方法发生了某种物理转换、或者与有形的装置相联系，即属于法定可专利主题，从而打破了旧有的“商业方法除外原则”。
随着计算机技术的发展，产业利益的需要促使美国联邦最高法院再次改弦易辙，重新考虑商业方法的可专利性问题[4]。直到进入20世纪90年代以后，CAFC在State Street Bank＆Trust Co．v．Signature Financial Group，Inc．案（注：State Street Bank＆Trust Co．V．Signature Financial Group，Inc．，149 F．3D 1368，47 USPQ 2nd 1569（1998）．）（下称“State Street Bank案”）否认了商业方法在美国专利法中存在例外，并认为以计算机从事财务计算之“商业方法”，虽然包含了不可予专利保护的“数学逻辑演绎法则”，但只要该项发明能导出“有用、具体、有形之结果”者，仍不失其可专利性，从而充分肯定了商业方法的可专利性，为商业方法的专利保护打开了大门[5]。在State Street Bank案后，CAFC对有关长途电话服务方法的AT＆T Corp．v．EXCEL Communications，Inc．And EXCEL Telecommunications，Inc．案（注：AT＆T Corp．V．EXCEL Communications，Inc．＆EXCEL Telecommunications，Inc．，50 USPQ 2D 1447（1999）．）的判决，则再次确认了“实用价值法则”，即在审查有关数学逻辑或演绎的权利要求时，关键在于判断该数学演绎究竟是否从事了实际的应用并且产生了实用的结果。如果答案是肯定的，则表示该权利要求具有专利性。该判决表明USPTO基本上已经以“实用价值”法则取代“实用技术”法则作为审查一项发明是否具有可专利性的依据。
美国联邦最高法院于2010年6月28日做成Bilski v．Kappos案判决（注：See supra note 2．），再次强调商业方法属于法定可专利主题，无所谓“商业方法例外”原则；然而，美国联邦最高法院于本案中，否认CAFC在In reBilski案判决（注：In re Bilski，545 F．3d 943，88 U．S．P．Q．2d 1385（Fed．Cir．2008）．）中关于“机器或转换测试法”（注：“机器或转换测试法”是指若涉及基础原理原则之方法请求与特定机器或设备相连结，或将特定物转变为不同状态或事物，即具备可专利性。）为判定商业方法可专利性的唯一标准，且在State StreetBank案中确立的“State Street测试法”（注：“State Street测试法”是指商业方法发明应产生“有用、有形及具体结果”（useful，concrete，and tangible result）。），亦不能再用于判定商业方法的可专利性，致使美国各界包括USPTO对于商业方法专利的审查基准莫衷一是；甚者，以Stevens，Breyer，Ginsburg及Sotomayor等4位大法官组成的少数派，则坚持认为商业方法是不可专利主题，并认为对商业方法给予专利保护未必有利于商业创新，且“商业方法专利可能会禁止合法的竞争与创新”，“社会为了保护商业方法专利所付出的高昂成本不仅会阻碍创新，还可能遏制竞争”[6]。由于部分美国大法官于本案出具的不同意见书中，再次质疑商业方法的可专利性，使得商业方法是否具有可专利性再次陷入争议。
三、对于电子商务商业方法专利的省思与批判
（一）从电子商务之特性检讨商业方法之可专利性
研究网络经济的学者认为，互联网技术的进步，不仅降低了公司的营运成本，同时也降低了市场中的搜寻、信息、协议、决策、监督及执行等交易成本，使市场的运作更有效率，但是如果专利权将为网络世界带来其他更大的社会成本时，该社会成本不仅会抵销原本可节省的社会成本，而且甚至会产生更多的社会成本，这些成本最后终将由广大的消费者承受，对社会整体造成不利[7]。
此外，互联网还有一个特性，即所谓的“网络外部性”或“网络效应”，是指如果其他条件不变的话，链接点越多的网络则能产生越大的价值。如果互联网的一些基本技术都有专利权的保护，则将可能使该市场许多潜在进入者望之却步，近而减少互联网市场中的参与者，降低整个互联网的网络外部性；但对于电子商务市场中，一些负担得起商业方法专利相关的谈判、授权及相关高额费用的大公司而言，由于市场中的竞争者减少了，所以其可以吸收到更多的顾客，增加了网络外部性。换言之，电子商务商业方法专利之承认有可能降低互联网整体的外部性，但却提高了一些掌握关键商业方法专利或财力雄厚的网络事业本身的网络外部性，经一些原本由公众所享受的利益划归给市场上的少数公司[7]。
再就专利适格性的议题而言，如前所述，现存之商业方法专利多半是将既有之商业习惯、消费者需求、或销售手段予以“电子化”，即以透过加入计算机运算或处理而增加效率或精确度，并就此获得专利权之保护。然而，这些既有的商业习惯、消费者需求、或销售手段等商业方法专利的质量甚低，根本不值得保护。或有谓此等品低落的问题因透过非显而易知性、进步性、或实用性等专利要件来检验，然藉由不符专利要件来排除该等商业方法之可专利性，当不若从专利目标之适格性直接切入要来的有效果。盖专利要件之审核耗时费力，若又有后续专利诉讼产生，将耗费社会资源，且使得该商业方法因不能实时运用在瞬息万变的电子商务上而丧失时效利益[8]。
（二）从专利制度的经济分析检讨商业方法之可专利性
专利制度之理论，大致有自然权利说、报酬说、契约说及发展经济说等假说[9]。法律经济学者则认为，专利法是使研究与开发收益内部化的有效方法，从而促进创意与技术进步[10]。因此，支持专利制度大致有下列几种见解：
1．如无专利可供选择，发明人就将投入更多的资源用于保护（而竞争对手则将资源用于揭开这些秘密），而发明活动将无效率地偏向那些能够得到保密的发明。
2．有专利可供选择，则促进生产上的效率，因为商业秘密发生外泄的风险较大，因此，如果没有专利保护，将导致生产的无效率。
3．假设某个企业发明一种方法，既对其自身产品的生产有效率，而且对于其他行业的生产也有价值，如果该方法向世人保密，则该企业可能无从知悉其他潜在用途。
4．如果没有专利，则在市场上实行垄断路线，而非竞争路线的组织，将可能大幅获得提升[10]。
然而，互联网之发展，伴随网络科技日新月异，即使没有专利权作为诱因，透过市场竞争及企业流程改造，电子商务之商业方法仍然可能实现，故有学者以为，真正诱使优越的商业方法产生之动力，其实来自市场竞争与发展新商业方法所可获取“先行者优势”，而非专利[7]。因此，电子商务商业方法是否应给予专利保护，应先探究专利制度之本质。
有学者以为，专利法所排除的思想是基础性的科学（包括数学）和技术原理。不过，这两类称之为“表达性”与“发明性”思想是相关的，一方面，如果可以根据它们而获得财产权，则都将产生巨大的寻租的潜在可能；另一方面，它们都将对将来可能的使用人施加巨大的交易成本。之所以说交易成本巨大，是因为无论哪一类思想，表达性的抑或发明性的，要确定其范围通常都是极为困难的，而这将使得那些“新来者”难以知道何时他们有必要得到一种许可。除不确定性之外，一个新的表达性作品或者一项新发明能够从中使用的因素越多，而这些因素是为他人所有的（换言之，公共领域的范围缩得越小），并且新来者因此必须获得许可，那么，他要承担的交易成本将会越大[10]。